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Due diligence: propriedade intelectual

Autor: José Barreto Netto, sócio do Vaz, Barreto, Shingaki & Oioli Advogados

Revisado em: 12/04/2017

Objetivos

A due diligence da propriedade intelectual (PI) tem como objetivo avaliar o conjunto de ativos intangíveis relacionados às propriedades intelectuais utilizadas pela empresa-alvo. Tais ativos podem ser altamente valiosos quando representam a identidade da empresa ou quando garantem vantagem competitiva no mercado.

Providências iniciais

O primeiro passo para a due diligence de PI é identificar todas as propriedades intelectuais em que a empresa-alvo é detentora de direitos. Podem ser objetos de direito de propriedade intelectual as marcas, patentes de produto e de processo, direitos autorais, desenhos industriais, softwares, contratos de transferência de tecnologia, licenças, entre outros. Tais espécies de propriedade, com exceção dos direitos autorais, devem estar devidamente registradas ou em processo de registro perante o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) e são regulamentadas pelo Código de Propriedade Industrial (Lei 9.279/1996) e pela Lei de Software (Lei 9.609/1998).

Pontos principais

Para que os objetivos da due diligence de PI sejam alcançados e para que seja possível determinar os valores desses ativos e os possíveis ônus a eles atrelados, o advogado deverá analisar todos os documentos das PIs informadas no portfólio fornecido pela empresa-alvo, além de realizar pesquisa independente no site do INPI. É de extrema relevância averiguar o status atual dessas propriedades – se há registros ou pedidos de registros averbados no INPI, se há certificado de registro, se existem oposições de marcas, pedidos indeferidos, recursos, se o registro está dentro do prazo, qual a natureza da propriedade industrial e se já foram realizados pedidos de prorrogação. Em caso de oposições de marca ou recursos, o advogado deverá solicitar à empresa-alvo as devidas cópias dos documentos referentes ao processo de oposição, a fim de realizar as devidas análises de conteúdo e mérito. Também é pertinente certificar-se de que os pagamentos da taxa de registro de propriedade intelectual e da taxa de prorrogação foram devidamente efetuados.

Vale ressaltar que nem toda propriedade intelectual será necessariamente de titularidade da empresa-alvo. Sendo assim, é imprescindível a verificação de existência de contratos de licença ou cessão de qualquer espécie de PI. Nos contratos de licença, o advogado deve atentar-se para:

  • o prazo de vigência;

  • eventuais cláusulas penais aplicáveis às situações de inadimplência; e

  • cláusulas de vencimento antecipado ou de rescisão contratual no cenário de reorganização societária.

Outras situações passíveis de serem observadas são as hipóteses em que a empresa-alvo licencia uma marca de sua titularidade a terceiros. Nestes casos, também deverão ser observados os mesmos requisitos de análise das propriedades intelectuais licenciadas em favor da empresa-alvo.

As propriedades intelectuais também podem ser objetos de demandas judiciais quando:

  • utilizadas indevidamente por terceiros nas hipóteses em que a empresa-alvo é titular da propriedade ou obteve legítimo licenciamento; e

  • quando a empresa-alvo utiliza indevidamente propriedade intelectual alheia.

Tais situações podem envolver práticas de condutas de concorrência desleal, por exemplo, o que poderia ser apontado como possível risco ou contingência para a parte compradora.

O auditor também deverá observar se a empresa-alvo possui alguma marca registrada fora do Brasil. Em se tratando de marca notoriamente conhecida ou de alto renome, é importante atentar para o tratamento diferencial dado pelo Código de Propriedade Industrial. As marcas registradas no exterior deverão ser identificadas por meio de pesquisas em bancos de dados do respectivo país em que a marca foi registrada ou nos bancos de dados internacionais – Latipat, PatentScope e TMVIEW.

Veja Checklist contendo todas as recomendações para a auditoria legal de propriedade intelectual.

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